Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oddalił skargę niemieckiej firmy Delta Sport Handelskontor o unieważnienie decyzji Europejskiego Urzędu ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO), ws. przyznania wspólnotowego wzoru przemysłowego klocka Lego.
Sąd Unii Europejskiej, stwierdził, że klocki LEGO nadal korzystają z ochrony własności intelektualnej. Uznał, że prawo do wzoru unieważnić można tylko jeśli wszystkie jego cechy są wyłączone spod ochrony, a w tym kazusie sytuacja taka nie miała miejsca.
Warto w tym miejscu prześledzić genezę sporu w tej materii.
Mocą wyroku z 14 września 2010 r. (C-48/09 P) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał stanowisko wyrażone uprzednio przez Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, wskazując, że zasadnicze właściwości kształtu klocka spełniają funkcję techniczną, co wyklucza objęcie go ochroną przewidzianą dla znaków towarowych.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e pkt ii) Rozporządzenia Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jako wspólnotowe znaki towarowe nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.
LEGO Juris A/S 1 kwietnia 1996 r. zgłosiła czerwony klocek jako wspólnotowy znak towarowy, w celu uzyskania jego ochrony. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) wstępnie zarejestrował znak. Wniosek o unieważnienie decyzji o rejestracji tego znaku złożyła spółka Mega Brands Inc., producent zabawek dziecięcych. Wskutek wspomnianego wniosku OHIM unieważnił decyzję o rejestracji klocka LEGO jako wspólnotowego znaku towarowego.
Od decyzji OHIM skargę do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (SPI) wniosła LEGO Juris A/S. Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich uznał, że decyzja OHIM odpowiada prawu. Stwierdził, że przepis rozporządzenia stanowiący o oznaczeniach złożonych „wyłącznie” z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego należy rozumieć w kontekście wyroku wydanego w sprawie Philips (C-299/99). Z wyroku tego wynika, że chodzi tu o zasadnicze właściwości produktu spełniające funkcję techniczną. Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich uznał, że rejestracja oznaczenia składającego się z kształtu niezbędnego do osiągnięcia efektu technicznego jest wykluczona nawet, jeśli efekt techniczny może zostać osiągnięty za pomocą innych kształtów (kształtów zamiennych).
Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił stanowisko SPI, przyjmując, że interes chroniony przez art. 7 ust. 1 lit. e pkt ii) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego polega na unikaniu sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe danego towaru.
Trybunał podkreślił, że rejestracja kształtu klocka jako znaku towarowego, pomimo istnienia kształtów zamiennych, wpłynie na dostępność rozwiązania technicznego, którego kształt ten jest wyrazem, dla innych przedsiębiorców z uwagi na wynikającą z art. 9 Rozporządzenia w sprawie znaku wspólnotowego możliwość zakazania używania przez inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale również kształtów podobnych.
Trybunał nie wykluczył jednak, że w pewnych okolicznościach wprowadzanie na rynek towarów o identycznym kształcie, wynikającym z zastosowania dokładnie tego samego rozwiązania, mogłoby zostać uznane za przejaw nieuczciwej konkurencji. Co więcej, sądy obydwu instancji przyznały, że w następstwie używania kształt klocka LEGO uzyskał charakter odróżniający i w rezultacie stanowi oznaczenie nadające się do odróżniania towarów LEGO Juris A/S od towarów innych przedsiębiorców, czyli uzyskał tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Okoliczność ta nie zmienia jednak sytuacji z punktu widzenia prawa znaków towarowych, gdyż rozporządzenie wyraźnie wyłącza możliwość uzyskania rejestracji jako znaku towarowego kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, nawet jeśli uzyskał on wtórną zdolność odróżniającą.
Zatem od roku 2010 r. duńska spółka Lego korzysta w Unii Europejskiej z ochrony charakterystycznego wzoru klocka. Jednak w 2019 r., na wniosek niemieckiej spółki Delta Sport Handelskontor, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) ją unieważnił. Uznał bowiem, że wszystkie cechy postaci klocka LEGO wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, a co za tym idzie, umożliwienia łączenia z innymi klockami zestawu i ich rozłączania.
W 2021 r. Sąd unieważnił jednak poprzednią decyzję EUIPO. Następnie urząd wydał kolejną, oddalającą złożony przez Delta Sport Handelskontor wniosek o unieważnienie prawa do znaku. EUIPO uznało, że nie należy unieważniać ochrony w odniesieniu do klocka LEGO, ponieważ korzysta on ze szczególnego wyjątku przewidzianego w prawie Unii, który pozwala na ochronę systemów modułowych. Ostatecznie, na skutek skargi niemieckiej firmy, sprawa trafiła do TSUE.
W wyroku T-537/22 TSUE zdecydował o jej oddaleniu. Uwzględniając swoje dotychczasowe orzecznictwo i uzupełniając je, TSUE stwierdził, że prawo do wzoru unieważnia się tylko w przypadku, gdy wszystkie jego cechy są wyłączone z ochrony. W tym stanie faktycznym, ponieważ niektóre argumenty Delta Sport Handelskontor dotyczyły tylko jednej z kilku cech wyodrębnionych przez EUIPO, argumenty te nie zostały podzielone przez Trybunał, toteż zostały uznane za bezskuteczne i z tego powodu oddalone. Ponadto TSUE stwierdził, że spółka Delta Sport Handelskontor, na której w tym kontekście spoczywał ciężar dowodu, nie wykazała, że wzór klocka Lego nie spełnia pewnych warunków wymaganych do skorzystania z wyjątku chroniącego systemy modułowe, to znaczy nowości i indywidualnego charakteru. Firma może odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości UE, działającego w tym przypadku jako II instancja. Ma na to 2 miesiące i 10 dni.
